Il est tellement rare qu'un jugement des tribunaux dans une affaire de droit des marques de commerce fasse les manchettes que j'interromps mon écoute de "Jésus de Nazareth" (congé pascal oblige) pour blogguer un peu (preuve à l'appui: http://bit.ly/IjcmYt).
Pour ceux qui ont fait autre chose que lire Cyberpresse aujourd'hui, voici le lien vers l'histoire: http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/justice-et-faits-divers/201204/07/01-4513394-vague-de-protestations-contre-lassonde.php
Résumons de façon télégraphique les faits du dossier:
- Lassonde vient de gagner en Cour d'appel contre une petite entreprise de produits de beauté qui vend ses produits sous la marque l'Oasis d'Olivia.
- Lassonde n'en appelait pas de la conclusion de la Cour supérieure qui a rejeté son action en contrefaçon de sa marque de commerce OASIS, mais seulement de la conclusion sévère de la juge de première instance qui condamnait Lassonde à payer la coquette somme de 100 000$ en remboursement de frais d'avocats et 25 000$ en dommages et intérêts punitifs.
- Pour les amateurs de littérature judiciaire, voici les jugements:
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La juge de première instance reprochait essentiellement à Lassonde d'avoir "multiplié les recours" en sachant qu'elle n'avait aucune chance de gagner, elle qui avait déjà intenté une opposition à l'encontre de l'enregistrement de la marque OLIVIA'S OASIS devant la Commission des oppositions en marques de commerce. "For the record", l'opposition de Lassonde a aussi été rejetée par un jugement de la Commission que vous trouverez ici:
http://canlii.ca/t/2c39m
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Pour laisser entendre que Lassonde n'avait aucune chance de gagner, la Cour supérieure reprend certaines conclusions d'un jugement de 1988 où Lassonde avait perdu son dossier devant la Cour fédérale dans des circonstances un peu semblables à celles du dossier Lassonde/Olivia, mais qui impliquait à l'époque la marque OASIS employée par Imperial Tobacco en lien avec des cigarettes.
Lassonde avait-elle tort de poursuivre Olivia?
Concédons d'emblée que Lassonde adopte généralement une approche parmi les plus agressives quant à sa marque OASIS. On comprend qu'ils logent des oppositions et envoient des lettres de mise en demeure à toute personne qui emploie une marque de commerce composée principalement du mot "OASIS", peu importe vraiment la nature du commerce des entreprises ainsi "attaquées" par Lassonde. C'est ainsi que Lassonde, comme le décrit la Cour d'appel dans son jugement, détient par exemple un enregistrement de marque de commerce pour la marque OASIS, en lien avec des " valves pour l'opération de systèmes d'irrigation souterraine".
En gros, on présume que Lassonde a appris qu'un tiers employait une marque OASIS en liaison avec son entreprise de valves et qu'il a contacté le détenteur de cette marque s'objectant probablement à cet usage de la marque OASIS. Le propriétaire de l'entreprise de valve a probablement évalué les risques de poursuite et, dans le cadre d'un règlement, a transféré à Lassonde l'enregistrement pour sa marque OASIS en lien avec des valves en retour d'une autorisation de continuer d'employer la marque OASIS. J'ignore si une telle offre a été faite à Olivia mais, le cas échéant, elle a visiblement été refusée.
Cette approche est agressive parce qu'il ne s'agit pas en droit des marques de commerce de strictement comparer une marque avec une autre. Deux personnes peuvent employer la même marque si d'autres facteurs permettent de limiter les risques de confusion. Pensons par exemple à la marque APPLE en lien avec des ordinateurs qui continue de co-exister avec la marque APPLE de l'étiquette de disques des Beatles.
Quels sont ces facteurs? La loi nous en détaille les principaux:
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
d) la nature du commerce;
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent
Ce sont les facteurs (a) et (c) qu'il faut regarder ici.
Le mot OASIS n'a que très peu de caractère distinctif inhérent: c'est un mot commun du dictionnaire qui rappelle la fraîcheur, l'hydratation, soit des qualités recherchées par toutes sortes de produits, notamment chez des jus, des produits de beauté et des rince-bouche (voir ce jugement que je déclare fièrement avoir remporté contre Lassonde cette année: http://canlii.ca/t/fq6sp). Je m'explique moins comment une cigarette peut être si rafraîchissante, mais passons.
À titre d'illustration, les marques composées de mots inventés sont souvent considérées comme ayant un plus fort caractère distinctif inhérent, la marque Kodak par exemple.
Par contre, Lassonde pouvait démontrer que sa marque était devenue connue au point d'avoir acquis un caractère distinctif inhérent. Force est d'admettre que la marque OASIS de Lassonde est bien connue au Québec en lien avec ses jus, mais cela était-il suffisant pour qu'il y ait une probabilité de confusion entre ses jus et les produits de beauté d'Olivia vendus sous la marque "OLIVIA'S OASIS"?
La Cour de première instance n'a eu aucune difficulté à conclure que ce n'était pas le cas, et je partage son avis. Les avocats de Lassonde sont suffisamment intelligents pour avoir su que leur recours était loin d'être certain d'être couronné de succès. Reste que ça ne fait pas nécessairement en sorte que Lassonde a abusé de ses droits en intentant son recours contre OLIVIA. La juge de première instance reconnaît d'ailleurs que Lassonde avait l'obligation de protéger sa marque:
[58] It is also true that Plaintiffs have an obligation to be vigilant, to protect their rights to their trade-mark and to assure that their rights are not pirated nor diluted, and to maintain the distinctiveness of the mark and legal protection afforded by registration of that mark.
Dans mon esprit, le recours de Lassonde, bien que très agressif, n'était pas frivole ni abusif.
Là où le bât blesse vraiment, c'est que la défense contre un tel recours coûte une fortune. Au Québec, à moins de montrer que la partie demanderesse a abusé de ses droits, les vainqueurs, même s'ils ont raison sur toute la ligne, n'obtiennent pas le remboursement de leurs frais d'avocats (on obtient les frais de base, selon un tarif qui généralement donne aux gagnants quelques miettes qui ne remboursent même pas le vingtième des frais d'avocats). Et ça, ce n'est pas du ressort de Lassonde, mais du législateur.
Le trade-mark bullying
C'est la première fois que j'entends parler d'une telle histoire au Québec, mais le phénomène de consommateurs scandalisés par un recours agressif de type David contre Goliath (pour rester dans le thème biblique du week-end) conduit en vertu du droit des marques de commerce n'est pas nouveau.
En 2010, le Sénateur Leahy, notre voisin du charmant état du Vermont, s'était outré d'un recours intenté par les boissons énergétiques MONSTER contre une microbrasserie vermontoise employant la marque VERMONSTER. Le Sénateur Leahy a même suggéré des amendements à la loi américaine sur les marques de commerce et ses démarches ont conduit à une étude sur les "trade-mark bully". Vous pouvez lire l'étude (http://bit.ly/HqTQzb), mais je ne perdrais pas mon temps si j'étais vous: on n'y apprend rien et on n'y recommande rien d'important.
En décembre dernier, au moins un bloggeur américain de Seattle résumait la controverse américaine du trade-mark bullying et suggérait que le potentiel de "backlash" sur les médias sociaux était peut-être une partie de la solution: http://bit.ly/HTBIhv
Un confrère de la ville de l'acier concluait un billet de blogue sur le même sujet en mentionnant que les problèmes potentiels que vivront les "bullies" dans l'opinion publique sera possiblement une des meilleures protections pour les petites entreprises contre les poursuites agressives en marques de commerce: http://bit.ly/Hwsjha
Au Québec, les consommateurs qui manifestent aujourd'hui leur désaccord avec Lassonde sur les médias sociaux sont présentement en train de mettre en garde les plus grandes entreprises contre ce phénomène et tous les annonceurs en prennent note. Lassonde, une entreprise admirée des Québécois, est en train de passer dans le tordeur, et les entreprises qui sont en train de contempler la possibilité de poursuivre une plus petite entreprise en violation de marque mettront certainement la question de l'opinion publique au coeur de leur processus de décision.
